Entenda o registro de marcas no INPI - Em linguagem simples

Preparamos este material para explicar, de forma simples, como funciona o processo normal de registro de marca junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Aqui você vai entender, passo a passo, o que acontece depois que o pedido é apresentado no INPI, quais são as etapas mais comuns e quais prazos precisam ser observados. Existem outras situações mais específicas que podem acontecer, mas neste documento focamos no fluxo “normal” de um pedido de marca.

De forma geral, em condições normais, um pedido de registro de marca pode levar, em média, de 18 a 30 meses desde o depósito até a concessão do registro, dependendo da fila do INPI e de eventuais exigências ou oposições.

Neste guia você vai ver, em resumo:

• Como é feito o pedido de registro de marca;

• Quais são as principais fases dentro do INPI;

• Quais são os prazos mais importantes e o que acontece se eles não forem cumpridos.

1. PESQUISA PRÉVIA (opcional, mas estratégica)

Antes de entrar com um pedido de registro, é altamente recomendável fazer uma pesquisa prévia.

Nessa pesquisa, verificamos:

• Se já existe marca igual ou parecida na mesma área de atuação (mesma classe ou classes relacionadas).

• Se a marca pode ter algum impedimento legal, por exemplo:

• • ser muito genérica ou descritiva,

  • usar elementos que a lei proíbe.

Essa pesquisa não é obrigatória por lei, mas é uma etapa profissional muito importante para diminuir o risco de:

• recusa do pedido pelo INPI; ou

• oposição de terceiros que já tenham marcas parecidas.

2. DEPÓSITO DO PEDIDO DE MARCA NO INPI

Depois da pesquisa (quando feita), entramos com o pedido de registro da sua marca no INPI.

Nesse pedido constam, entre outras informações:

• o nome e/ou logotipo da marca;

• quais produtos ou serviços ela vai identificar;

• a classe correspondente a esses produtos/serviços;

• o tipo de marca (mista, nominativa, figurativa);

• os dados do titular do registro (nome, CNPJ, endereço).

Para o protocolo do pedido é necessário pagar antecipadamente a taxa do INPI.

Após a protocolização do pedido:

• o pedido recebe um número e uma data de depósito;

• a partir dessa data, você passa a ter uma “expectativa de direito”, ou seja, uma espécie de reserva.

• Se o registro for concedido, em alguns casos essa proteção pode alcançar atos praticados desde a data do depósito.

3. PUBLICAÇÃO DO PEDIDO E PRAZO PARA OPOSIÇÃO

Depois de protocolado, o pedido é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o “diário oficial” do INPI.

Com a publicação, abre-se um prazo de 60 dias para que terceiros possam apresentar oposição ao seu pedido.

Oposição é uma manifestação de alguém que entende que a sua marca não deveria ser registrada (por exemplo, por ser muito parecida com a dele).

Se alguém apresentar oposição:

• essa oposição será publicada na mesma revista do INPI;

• isso gera um prazo de 60 dias para apresentarmos a defesa, se você optar por responder (essa defesa tem custo adicional).

Se não houver oposição, o processo segue normalmente para a fase de análise técnica do INPI.

4. ANÁLISE DO INPI (MÉRITO DO PEDIDO)

Passada a fase de oposição (com ou sem defesa), o INPI analisa o pedido de registro.

O que o INPI avalia?

• Se a marca respeita a lei (não é proibida por algum motivo);

• Se pode ser registrada para os produtos ou serviços indicados;

• Se não conflita com marcas já existentes.

Se tiver havido oposição, o INPI analisa:

• os argumentos do terceiro que se opôs;

• a nossa defesa (se tiver sido apresentada) - tem custo adicional;

• as regras de registrabilidade previstas na lei.

Ao final dessa análise, o INPI pode:

1. Deferir o pedido (aprovar);

2. Fazer uma exigência (pedir ajustes ou documentos);

3. Indeferir o pedido (recusar).

5. DECISÃO DO INPI – PRINCIPAIS POSSIBILIDADES

5.1. DEFERIMENTO (aprovação do pedido)

Se o INPI entender que a marca pode ser registrada, ele publica o deferimento.

A partir do deferimento:

• abre-se um prazo de 60 dias para pagamento da taxa de concessão + 1º período de 10 anos de vigência da marca;

• se o pagamento não for feito nesses 60 dias, inicia-se automaticamente um prazo extra de 30 dias, com multa (a taxa fica mais cara).

Se a taxa for paga dentro do prazo (normal ou com multa):

• o registro é concedido;

• a marca passa a ter proteção por 10 anos, contados da data da concessão.

Se a taxa não for paga:

• o processo é definitivamente arquivado e será necessário um novo pedido se você quiser registrar a marca novamente.

5.2. EXIGÊNCIA (ajustes solicitados pelo INPI)

Em alguns casos, antes de aprovar ou recusar, o INPI pode fazer uma exigência.

Exigência é quando o INPI pede que seja corrigido ou complementado algum ponto do pedido, por exemplo:

• descrição dos produtos/serviços;

• envio de procuração;

• ajustes em informações ou esclarecimentos.

Nessa situação:

• é aberto um prazo improrrogável (60 dias) para cumprir a exigência (tem custo adicional);

• se a exigência for atendida corretamente e no prazo, o processo volta para a fase de análise técnica, para nova decisão;

• se não atender ou cumprir a exigência, o pedido é arquivado.

5.3. INDEFERIMENTO DO PEDIDO (recusa)

Se o INPI entender que a marca não pode ser registrada, publica um indeferimento (recusa do pedido).

Quando isso acontece:

• abre-se um prazo de 60 dias, improrrogável, para apresentar recurso contra essa decisão (tem custo adicional).

Se não for apresentado recurso:

• o processo termina.

Se apresentarmos recurso:

• o processo volta para a análise, agora em instância recursal dentro do próprio INPI;

• o INPI reavalia o caso, considerando os argumentos apresentados no recurso.

Resultado do recurso:

• Se o recurso for aceito (provido), o pedido passa a ser considerado deferido, e seguimos para o pagamento da taxa de concessão (como explicado no item 5.1);

• Se o recurso for negado, mantém-se o indeferimento e o processo é encerrado.

6. CONCESSÃO DO REGISTRO E POSSIBILIDADE DE NULIDADE

Depois do deferimento e do pagamento da taxa decenal:

• o INPI concede o registro da marca;

• a concessão é publicada na RPI.

A partir da publicação da concessão:

• terceiros podem apresentar, em até 180 dias, pedido de nulidade do registro na via administrativa, pedindo que o INPI cancele o registro;

• ao mesmo tempo, também existe a possibilidade de discutir a nulidade na Justiça (como explicado no item 8).

Nessa fase:

• se um terceiro pedir a nulidade administrativa, o titular (você) terá prazo para se defender responder (tem custo adicional);

• o INPI analisa os argumentos de quem pediu a nulidade e a defesa do titular.

Decisão nessa etapa:

• se o INPI mantiver o registro, a marca continua válida;

• se o INPI aceitar o pedido de nulidade, o registro é cancelado/anulado.

Em regra, após a decisão de nulidade na via administrativa, não há novo recurso interno no INPI. A discussão só pode continuar na Justiça.

7. CERTIFICADO DE REGISTRO (PDF)

Com o registro concedido:

• o INPI disponibiliza o certificado de registro de marca, em formato PDF.

Esse certificado contém:

• número do registro;

• nome do titular;

• a marca registrada;

• a classe e a lista de produtos/serviços protegidos;

• o prazo de vigência.

Esse documento é a comprovação oficial de que você é o titular da marca perante o INPI.

8. PRAZO PARA AÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE (5 ANOS)

A partir da data da concessão do registro (publicada na RPI), começa a contar um prazo de 5 anos.

Dentro desses 5 anos:

• qualquer interessado pode entrar com ação judicial de nulidade do registro, na Justiça Federal;

• o INPI participa obrigatoriamente desse processo.

Essa ação é utilizada por quem entende que o registro foi concedido de forma errada, por algum motivo previsto em lei (por exemplo, conflito com marca anterior).

9. RENOVAÇÃO DO REGISTRO

O registro de marca vale por 10 anos a partir da data da concessão e pode ser renovado quantas vezes o titular quiser, sempre por períodos de 10 anos.

Prazos importantes para renovação:

• Prazo regular:

No último ano de vigência (entre o 9º e o 10º ano), o titular deve pedir a renovação e pagar os valores correspondentes a um novo decênio.

• Prazo extraordinário:

Se não for feita a renovação no prazo regular, ainda existe um prazo extra de 180 dias a partir do vencimento, com pagamento de taxa com multa (em geral, o valor fica significativamente maior o dobro do valor).

Se, mesmo assim, não houver renovação:

• o registro é extinto por falta de interesse do titular;

• a marca volta a ficar disponível para terceiros, salvo algumas situações específicas de má-fé ou conflito que exigem análise caso a caso.

OUTRAS SITUAÇÕES COMUNS NO REGISTRO DE MARCA

MUDANÇAS NA MARCA (logotipo, cores, desenho)

Se você alterar sua marca – por exemplo, mudar o logotipo, as cores principais ou o desenho de forma relevante – não é possível “atualizar” o registro existente apenas alterando a imagem.

Nesse caso:

será necessário entrar com um novo pedido de registro para a nova versão da marca, que seguirá as mesmas etapas e prazos de um pedido normal.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO TITULAR

Se houver mudança nos dados do titular da marca, como: nome; endereço; sede da empresa. Será necessário, formalizar junto ao INPI a atualização desses dados no processo, por meio de petição com apresentação de documentos que comprovem as alterações (tem custo adicional).

MUDANÇA DE CNPJ OU CPF (TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

A simples troca de CNPJ ou CPF do titular não é tratada como mera atualização cadastral. Nesse caso, a Lei considera que houve transferência de titularidade, que pode acontecer, por exemplo, por:

§  cessão (venda ou transferência da marca);

§  fusão, incorporação ou cisão de empresas;

§  sucessão (por falecimento, herança ou testamento);

§  falência;

§  ordem judicial.

Cada uma dessas situações tem um procedimento específico a ser seguido no INPI para regularizar a titularidade da marca (tem custo adicional).

O QUE VOCÊ PRECISA FAZER E O QUE NÓS FAZEMOS

O que fica por nossa conta:

• análise prévia de viabilidade (quando contratada);

• protocolo e acompanhamento do pedido no INPI;

• orientação sobre prazos e decisões;

• elaboração de defesas, recursos e petições (quando necessário).

O que depende de você:

• fornecer documentos e dados corretos;

• decidir se deseja responder oposições ou recorrer de decisões; (com custos)

• autorizar pagamentos de taxas dentro dos prazos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este guia apresenta, de forma resumida e prática, o caminho mais comum de um pedido de registro de marca no INPI, desde o depósito até a renovação.

Nosso objetivo é que você entenda:

• quais são as fases principais de um pedido de marca;

• quanto tempo, em média, cada etapa pode levar;

• e quais decisões podem aparecer ao longo do caminho.

Se você ainda não tem sua marca registrada, está com um pedido em andamento ou tem dúvidas sobre a situação atual da sua marca, basta entrar em contato para que eu possa avaliar o seu caso e orientar o melhor caminho.

Permanecemos à disposição para esclarecer dúvidas e acompanhar todas as etapas do seu processo de marca.

Mauricio Darre ⸫

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